Wydawałoby się, że godła i herby klubów piłkarskich, w szczególności tych, które występują regularnie w międzynarodowych rozgrywkach nie powinny mieć problemów z uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy tożsamy z ich oznaczeniami słowno-graficznymi. Niestety, ostatnio włoski AC Milan przekonał się, że sprawa nie jest taka oczywista.
Wszystko zaczęło się w lutym 2017 roku, kiedy to Associazione Calcio Milan (pełna nazwa klubu) wystąpił do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z wnioskiem o rejestrację unijnego, słowno-graficznego znaku towarowego przedstawiającego godło klubu AC Milan. Zgłoszenie obejmowało m.in. artykuły papiernicze i biurowe.
Co ciekawe, dwa miesiące później sprzeciw od powyższego zgłoszenia złożyła niemiecka spółka InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG. Podstawą sprzeciwu było podobieństwo spornego znaku włoskiego klubu piłkarskiego ze zgłoszonym jeszcze w 1984 roku i zarejestrowanym cztery lata później niemieckim, słownym znakiem towarowym „Milan”. Zdaniem niemieckiej firmy – tak istotne podobieństwo pomiędzy dwoma znakami stwarza wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd potencjalnych niemieckich konsumentów.
Jak się okazało, w lutym 2020 roku EUIPO w całości uwzględniło sprzeciw i zgodziło się z argumentacją niemieckiej spółki. Takie rozstrzygnięcie nie spodobało się słynnemu klubowi piłkarskiemu, który zaskarżył decyzję do Sądu Unii Europejskiej.
W rezultacie, Sąd rozpoznając skargę AC Milan zauważył kilka rzeczy. Po pierwsze, nie można się zgodzić z argumentacją klubu piłkarskiego, jakoby renoma i popularność w Niemczech samego klubu piłkarskiego z Mediolanu uzasadniała rejestrację spornego znaku. Przede wszystkim Sąd zaznaczył, że przy takim porównaniu bierze się pod uwagę jedynie renomę wcześniejszego oznaczenia, a nie renomę znaku towarowego dopiero co zgłaszanego. Kolejno, pomimo tego, że sporny znak ma charakter słowno-graficzny, to jednak nazwa klubu „AC Milan” stanowi jego istotny i główny punkt (z uwagi na rozmiar oraz położenie nazwy w kontekście całościowego postrzegania znaku). Tym samym, odbiorcy głównie będą się skupiać na słownej części znaku, a to potwierdza, że oba znaki są do siebie podobne w warstwie fonetycznej.
Dalej, Sąd Unii Europejskiej wskazał też, że wcześniejszy, niemiecki znak towarowy faktycznie był wykorzystywany w Niemczech przed datą zgłoszenia spornego znaku. Nie miał tu znaczenia fakt, że niemiecki znak był także używany w zmienionej wersji, tj. z dodanym elementem graficznym, który jednak nie wpływał na postrzeganie samego oznaczenia, a jego głównym punktem było słowo „milan”. Także odniesienie do włoskiego miasta Mediolan, które po włosku określa się „Milan” nie ma znaczenia w kontekście porównania obu znaków, gdyż oba niejako odnoszą się do tego samego.
W rezultacie, stwierdzając istotne podobieństwa pomiędzy dwoma znakami oraz wysokie ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, Sąd wyrokiem z dnia 10 listopada 2021 roku podtrzymał stanowisko EUIPO i oddalił skargę w całości (sygn. akt T-353/20).