Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie SkyKick UK Ltd przeciwko Sky Ltd stało się kamieniem milowym w brytyjskim prawie znaków towarowych, bezpośrednio odnosząc się do problemu zgłoszeń składanych w złej wierze. Sąd skupił się szczególnie na praktyce składania nadmiernie szerokich specyfikacji, gdzie zgłaszający nie mają rzeczywistego zamiaru wykorzystywania znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich deklarowanych towarów czy usług. To zjawisko, znane jako "trademark trolling" lub "blanket filing", było dotychczas trudne do zwalczania na etapie badania zgłoszenia. Orzeczenie jasno wskazało, że takie praktyki mogą być traktowane jako działania w złej wierze, co otwiera drogę do skuteczniejszego kwestionowania tego typu zgłoszeń. Sąd podkreślił, że system ochrony znaków towarowych ma chronić rzeczywiste interesy handlowe, a nie służyć jako narzędzie spekulacyjne czy blokujące dla konkurentów. Precedens ten dał UKIPO prawne podstawy do bardziej aktywnego podejścia w ocenie intencji zgłaszających podczas procesu badania zgłoszeń.
W odpowiedzi na orzeczenie SkyKick, UKIPO wprowadził znaczące zmiany w praktyce badania zgłoszeń, które wymagają od zgłaszających większej precyzji i uzasadnienia biznesowego dla swoich specyfikacji. Egzaminatorzy będą teraz aktywnie oceniać, czy specyfikacje są "jawnie i oczywiste szerokie" oraz mogą podnosić zarzuty złej wiary już na etapie badania zgłoszenia. Zgłaszający muszą teraz zapewnić, że ich specyfikacje reprezentują uczciwe i rozsądne roszczenia dla ich działalności gospodarczej, unikając składania zgłoszeń obejmujących duże liczby towarów i usług w wielu klasach bez rzeczywistego uzasadnienia biznesowego. Szczególną ostrożność należy zachować przy używaniu szerokich terminów takich jak "oprogramowanie komputerowe" czy "odzież", zastanawiając się, czy rzeczywiście odzwierciedlają one zamierzone użycie, czy może bardziej odpowiednie byłyby węższe podkategorie. Zgłaszający muszą być także przygotowani na wyjaśnienie swoich komercyjnych powodów, jeśli zostaną zakwestionowani co do zakresu zgłoszenia, co wymaga przemyślanej strategii i dokumentacji biznesowej uzasadniającej szeroki zakres ochrony.
Nowa praktyka UKIPO wprowadza systematyczne podejście do identyfikacji i kwestionowania potencjalnie problematycznych zgłoszeń, z jasno określonymi procedurami dla obu stron procesu. Gdy egzaminatorzy podniosą zarzut złej wiary, zgłaszający otrzymują dwumiesięczny termin na odpowiedź, mogą wybrać między dwoma opcjami: przedstawieniem wyjaśnienia swoich komercyjnych powodów uzasadniających szeroką specyfikację lub ograniczeniem towarów/usług tak, aby lepiej odzwierciedlały ich rzeczywistą działalność gospodarczą. Pewne kategorie zgłoszeń będą automatycznie powodować powstanie zarzutów, w tym roszczenia obejmujące wszystkie 45 klas towarów i usług lub wszystkie towary w klasie 9, która obejmuje szeroki zakres produktów związanych z technologią, nauką, przetwarzaniem informacji i oprogramowaniem. Jednak UKIPO podkreśla, że będą także inne scenariusze, gdzie egzaminatorzy mogą podnosić zarzuty, które będą rozpatrywane indywidualnie w każdym przypadku. Urząd dąży do pragmatycznej równowagi, koncentrując się głównie na specyfikacjach, które są jawnie i oczywiste za szerokie, co ma zapewnić sprawiedliwe traktowanie zarówno zgłaszających działających w dobrej wierze, jak i ochronę systemu przed nadużyciami.
Wprowadzenie nowych wytycznych przez UKIPO wymaga fundamentalnej zmiany podejścia do strategii ochrony znaków towarowych, zarówno ze strony firm, jak i ich doradców prawnych. Przedsiębiorstwa muszą teraz dokładniej przemyśleć swoje rzeczywiste potrzeby biznesowe przed złożeniem zgłoszenia, dokumentując komercyjne uzasadnienie dla każdej kategorii towarów czy usług włączonych do specyfikacji. Szczególnie dotknie to duże korporacje, które tradycyjnie składały szerokie zgłoszenia jako strategię defensywną, teraz będą musiały wykazać rzeczywiste plany wykorzystania znaku w każdej deklarowanej kategorii.Prawnicy specjalizujący się w znakach towarowych muszą dostosować swoją praktykę, kładąc większy nacisk na analizę biznesową klienta i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej szeroki zakres ochrony. Andy Bartlett, zastępca CEO i dyrektor ds. usług UKIPO, podkreślił, że zrozumienie tych zmian pomoże klientom przygotować odpowiednie specyfikacje i uniknąć potencjalnych wyzwań oraz niepotrzebnych opóźnień w procesie zgłoszeniowym. Dla polskich firm działających na rynku brytyjskim oznacza to konieczność rewizji dotychczasowych strategii ochrony znaków towarowych i ewentualnie skorzystania z profesjonalnych usług Chartered Trade Mark Attorney, co UKIPO wprost rekomenduje w swoich wytycznych.
Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie w ciągu najbliższych … z wstępną wyceną.
